최근 대법원은, 특허권 침해금지소송 사건에 있어서, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의해 정하여지고 청구범위의 기재 자체로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다는 청구범위 문언해석의 원칙을 재확인하는 판결을 내렸다(대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결).
▶ 사건의 배경
“비거리
감소율에
대한
보정을
제공하는
가상
골프
시뮬레이션
장치
및
방법”을
발명의
명칭으로
하는
특허
제1,399,514호(“이 사건 특허”)의 청구항 1은 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에 관한 발명으로, 특히 ’가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 위치의 지형(이하 ‘지형조건’이라고 한다)과 센싱 장치에 의해 감지된 타격 매트 상에 볼이 놓인 영역(이하 ‘매트조건’이라고 한다)에 따라 시뮬레이션 되는 볼 궤적에 따른 비거리를 조정하는 제어부‘를 구성요소로 포함하고 있다(구성요소 4).
이 사건 특허의 특허권자는 가상 골프 시뮬레이션 시스템을 제조하는 경쟁사를 상대로 특허 침해소송을 제기하였고, 침해소송에서는 피고 제품이 상기 구성요소 4에 해당하는 특징을 구비하고 있는지가 양 당사간에 주요 쟁점이 되었다.
▶ 특허법원 판결
특허법원은 우선 구성요소 4는 문언적 기재만으로는 제어부에서의 조정의 의미와 방법이 명확하지 않다는 것에 주목하였다. 따라서, 특허법원은 기존 법리에 따라 문언의 일반적 의미와 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작하여 객관적 합리적으로 구성요소 4의 범위를 정해야 한다고 하면서, 이 사건 특허에서의 발명의 기술적 과제, 발명의 명칭, 도면을 포함한 명세서 전체의 기재를 참고할 때 구성요소 4의 의미는 “지형조건에 따라 설정된 비거리 감소율에 매트조건에 따라 정해진 보정치를 연산하는 방식에 의하여 비거리를 조정하는 구성”으로 제한적으로 해석하는 것이 타당하다고 판단하였다. 나아가, 특허법원은 원고 주장과 같이 ”지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 모든 경우“로 해석할 경우, 위 문언에 포함되는 것으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 공지기술의 단순한 결합까지도 권리범위에 포함하게 되는 불합리한 결과가 발생한다고 하였다. 결국, 특허법원은 상기 해석을 적용하여 피고제품은 이 사건 특허의 구성요소 4를 구비하고 있지 않다고 판단하였다.
▶ 대법원 판결
대법원은 구체적인 판단에 앞서 우선 아래와 같이 청구범위 해석의 원칙을 재확인하였다:
특허발명의
보호범위는
청구범위에
적혀
있는
사항에
의하여
정하여진다(특허법
제97조). 다만
. . . 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언 의
일반적인
의미를
기초로
하면서도
발명의
설명과
도면
등을
참작하여
그
문언으로
표현하고자
하는
기술적
의의를
고찰한
다음
객관적․합리적으로
해석하여야
한다. 그러나
발명의
설명과
도면
등을
참작하더라도
발명의
설명이나
도면
등
다른
기재에
따라
청구범위를
제한하거나
확장하여
해석하는
것은
허용되지
않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782,
222799 판결
등)
상기 청구범위 해석 원칙을 적용하여, 대법원은 본 사안에 대해 아래와 같이 판단하였다.
(1) 이
사건
제1항
발명의
구성요소 4는
시뮬레이션
결과의
정확성을
향상시키기
위한
비거리
조정에
있어서, 지형조건과
매트조건이라는
두
가지
요소를
함께
고려하도록
하였다는
점에
기술적
의의가
있다.
(2) 이
사건
제1항
발명은
그
문언상
지형조건과
매트조건에
따라
비거리를
조정하는
구체적인
방법을
한정하고
있지
않고, 이
사건
특허발명의
발명의
설명에서도
‘지형조건과
매트조건에
따라
비거리를
조정한다’는
의미를
특정한
비거리
조정
방법으로
정의하거나
한정하고
있지
않다. 따라서
지형조건과
매트조건을
함께
고려하는
비거리
조정
방식이라면
이
사건
제1항
발명의
비거리
조정
방식에
포함될
수
있다.
(3) 피고
제품
역시
가상
골프
시뮬레이션
장치로, 가상의
골프코스
상에
볼이
놓인
지형조건을
감지하고, 센싱장치에
의해
매트조건을
감지한
다음, 두
가지
조건에
따라
비거리를
조정하는
구성을
포함하고
있고, 그
외의
구성도
이
사건
제1항
발명과
동일하다. 결국
피고
실시제품은
지형조건과
매트조건을
함께
고려하여
비거리를
조정하는
것으로
이
사건
제1항
발명의
각
구성요소를
그대로
포함하고
있으므로, 이
사건
제1항
발명을
침해한다고
봄이
타당하다.
따라서, 대법원은, 명세의 예시적 기재를 근거로 구성요소 4의 범위를 제한 해석하여 비침해라고 판단한 특허법원의 판결을 파기 환송 하였다.
▶ 본 판결의 의의
대상판결은 다시금 기존 청구범위 해석의 원칙을 확인하면서 침해 판단시 발명의 상세한 설명이나 도면을 기초로 청구범위를 축소 해석하는 것을 금지할 것을 분명히 하였다.