2020년 8월 27일 서울중앙지방법원은, 전기차 배터리 업계의 선두주자인 SK이노베이션과 LG화학이 2014년에 체결한 합의서에 포함된 한국특허와 관련된 부제소 의무는 대응미국특허에는 적용되지 않는다고 판단하였다.

▶ 사건의 배경

2014년 SK이노베이션과 LG화학은 2011년부터 계속되고 있던 배터리 분리막에 관한 한국특허(등록특허 제775310호, 이하 ‘310 특허’라 함)와 관련된 분쟁을 종결하기로 합의하고 부제소 의무가 포함된 합의서를 체결하였다.  합의서 내용 중 부제소 의무와 관련된 부분은 다음과 같다.  

피고와 원고 회사는 각 사의 장기적 성장 및 발전을 위하여 2011년 이후 계속된 ceramic coating 분리막에 관한 등록 제775310 특허(이하 ‘대상특허’)와 관련된 모든 소송 및 분쟁을 종결하기로 하고 아래와 같이 합의한다….

4. 피고와 원고 회사는 대상특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열회사를 통하여 국내/국외에서 상호간에 특허침해금지나 손해배상의 청구 또는 특허무효를 주장하는 쟁송을 하지 않기로 한다.

그러나, 2019년 4월 LG화학은 영업비밀침해를 이유로 미국 국제무역위원회와 미국 델라웨어 연방지방법원에 SK이노베이션을 제소하였고, 이것이 전기차 배터리 업계의 라이벌인 두 회사간에 제2차 특허전쟁이 발발하는 도화선이 되었다.

나아가, LG화학은 2019년 9월 26일자로 SK이노베이션의 리튬이온 배터리셀 및 관련제품들이 310 특허의 대응미국특허 3건을 포함한 5건의 LG화학 미국특허를 침해했다는 이유로 미국 국제무역위원회에 불공정무역행위 조사신청을 하였으며, 같은 날짜에 동일한 LG화학 미국특허들에 대한 침해를 근거로 하여 미국 델라웨어 연방지방법원에 특허권침해금지 소송 또한 제기하였다.

이에 대해, SK이노베이션은 310특허의 대응미국특허에 대한 침해를 근거로 한 미국에서의 LG화학의 제소 행위는 2014년 양사간에 체결한 부제소 합의를 위반한 것이라 주장하면서 서울중앙지방법원에 손해배상 등을 요구하는 소송을 2019년 10월 22일자로 제기하였다.

▶ 법원 판결

본 사건의 주된 쟁점은 2014년 양사가 체결한 합의서에 포함된 부제소 합의의 대상이 310 특허에 한정되는 것인지, 아니면 310 특허의 대응미국특허도 포함하는 것인지 여부이다.

이 쟁점에 대해, 서울중앙지방법원은 아래와 같은 이유로 2014년 양사간 체결된 합의서의 부제소 의무는 310 특허에 한정될 뿐 이의 대응미국특허에까지 확장되는 것은 아니라고 판시하였다:

(i) “ceramic coating 분리막에 관한 등록 제775310 특허(이하 ‘대상특허’)와 관련된 모든 소송 및 분쟁을 종결하기로 하고”라는 합의서의 전문의 기재를 볼 때, 합의의 대상이 되는 특허를 ‘대상 특허’라고 전문에서 한정하고 있으므로, 합의의 대상특허가 310 특허임은 일응 문언상 명백하다.

(ii) 또한, 당사자의 부제소 의무를 규정한 합의서 4항에서도 “대상특허와 관련하여”라고 규정하고 있으므로 합의에 따라 부제소 의무를 부담하는 범위는 310 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다. SK이노베이션의 주장과 같이 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 310 특허의 대응미국특허까지 확장하는 것은 ’대상특허와 관련하여‘ 중 ’관련하여‘를 실제로는 ’관련한 미국 특허‘로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다르게 해석하는 것이다.

(iii) 나아가, 협상과정 중, SK이노베이션이 LG화학에 보낸 합의서 초안에는 4항의 부제소 의무에 대하여 ‘특허기술 및 특허기술과 밀접하게 연관된 기술과 관련하여’라고 포괄적으로 기재되었으나, LG화학은 합의서 초안을 수정하여 310 특허(즉, ‘대상특허’)만으로 한정하여 부제소 의무를 부과하는 것으로 수정된 합의서 초안을 회신한 사실에 비추어 볼 때, LG화학이 부제소 의무 부과의 대상을 310 특허로 한정하고자 의도하였음을 SK이노베이션은 인지했고 이에 동의한 것으로 보인다.

SK이노베이션은 서울중앙지방법원의 판결에 불복하여 서울고등법원에 항소하였으며, 항소법원의 판결은 2021년 중반에 내려질 것으로 예상된다.