최근 특허법원은, 심사과정에서 의미가 불명확 표현이라고 지적되어 출원인에 의해 청구범위로부터 삭제된 “프로드러그 에스테르” 용어에 대해, 화합물의 화학구조를 특정할 수 없는 체내에서 모 화합물로 바뀌어 약효를 나타낸다는 “기능적 표현”에 해당하여 불명확하다는 거절이유가 통지된 것으로 출원인은 해석하였고, 이와 같은 “기능적 표현”의 삭제를 통해 거절이유를 극복한 것이 모든 “프로드러그 에스테르” 화합물을 권리범위에서 제외하겠다는 출원인의 의사로 보이지는 않는다고 판단하여 출원경과 금반언의 법리를 적용하지 않았다(특허법원 2022. 2. 17.자 2020허5832 판결; 대법원 상고 계류 중). 

▶ 사건의 배경

가.  본건 특허 및 심사 경과

이 사건 특허발명은 경구용 당뇨병 치료제로서 사용되는 다파글리플로진 화합물()을 포함하는 화학식 I의 구조를 갖는 신규한 화합물에 관한 것이다.

이 사건 특허의 심사과정에서, 심사관은 “화학식 I의 구조를 갖는 화합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염, 입체이성질체 또는 프로드러그 에스테르”라고 기재되어 있던 제1항 발명에 대해 “본원의 특허청구범위 제1항은 ‘프로드러그 에스테르’라는 그 대상을 구체 구조나 성분 등으로 특정하지 않은 의미가 불명확한 표현이 기재되어 있으므로 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위배된다”라는 취지의 의견제출통지를 하였다.  이에 출원인은 제1항에서 “프로드러그 에스테르” 용어를 삭제하면서, 이러한 보정으로 해당 거절이유는 해소된 것으로 사료된다는 취지의 의견서를 제출하였다. 

이와 같은 보정서와 의견서의 제출 후 이 사건 발명은 등록되었다.

나.  소극적 권리범위 확인심판

특허권자의 경쟁사인 제네릭 업체 A사는 특허권자를 상대로, 자신이 실시하고자 하는 제품(이하 ‘확인대상발명’)이 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 제기하였다.  확인대상발명은 다파글리플로진의 프로드러그 에스테르 화합물인 다파글리플로진 포메이트()이며, 체내에서 모화합물인 다파글리플로진으로 바뀌어 약효를 발휘한다.

본 사건에서는 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 균등관계에 있는지 여부, 특히, 확인대상발명이 출원과정에서 의식적으로 제외된 것으로 볼 것인가가 문제가 되었다.

특허심판원은, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 다파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수 없고, 다파글리플로진의 프로드러그 에스테르인 확인대상발명은 심사과정에서 이 사건 특허발명으로부터 의식적으로 제외되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 특허발명의 다파글리플로진과 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트는 균등관계에 있다고 할 수 없어서 확인대상발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 내렸다.  특허권자는 이에 불복하여 심결취소소송을 제기하였다.

▶ 특허법원 판결

확인대상발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고(요건 1), 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며(요건 2), 그와 같이 변경하는 것이 그 발명의 통상의 기술자가 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면(요건 3), 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 변경된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당(요건 4)하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 하는 것이 대법원의 확립된 법리이다.

특허법원 소송에서 양 당사자는 균등론 요건 중 확인대상발명으로의 변경이 통상의 기술자라면 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지(요건 3), 그리고 (ii) 확인대상발명의 변경된 구성이 의식적으로 제외된 것인지(요건 4)에 대해서만 다투었다.

먼저, 변경의 용이성 여부(요건 3)에 대해서, 특허법원은 아래와 같은 사정을 고려할 때 이 사건 특허발명의 다파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도로 보았다: (i) 다파글리플로진과 같은 의약품의 제제 개발 과정에서 물성이 개선된 프로드러그 스크리닝은 일반적으로 행해진다; (ii) 활성 화합물인 다파글리플로진에 존재하는 하이드록시기를 대상으로 택하여 에스테르 형태의 프로드러그를 만드는 것은 프로드러그 설계에서 잘 알려져 있다; (iii) 다파글리플로진 포메이트를 만드는데 사용되는 포름산은 가장 간단한 화학구조를 갖는 카복실산으로서 그 선택에 어려움이 없고, 종래에도 포메이트 에스테르 형태의 프로드러그를 사용한 예가 다수 있었다; (iv) 다파글리플로진 포메이트를 화학적으로 합성하는데 기술적으로 어려움이 없다.

다음으로, 변경된 구성이 의식적으로 제외된 것인지 여부(요건 4)에 대해서, 특허법원은 다음과 같은 사실을 고려할 때 특허권자가 심사과정에서 이 사건 특허발명의 권리범위에서 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트를 의식적으로 제외하려는 의사가 있었다고 보기 어렵다고 판단하였다: (i) 이 사건 특허의 출원 당시 특허청에서는 “프로드러그”라는 표현을 불명료하다는 이유로 청구항에 허용하지 않는 실무를 운영하고 있었다; (ii) 이 사건 특허의 심사과정에서 “프로드러그 에스테르”가 그 대상을 구체 구조나 성분 등으로 특정하지 않은 의미가 불명확한 표현이라는 심사관의 지적에 대해, 특허권자는 “프로드러그 에스테르”는 체내에서 모 화합물로 바뀌어 약효를 나타낸다는 의미를 내포한 화합물의 화학구조를 특정할 수 없는 “기능적 표현”으로 판단되어 불명확하다는 거절이유가 통지된 것으로 해석하였다; (iii) 특허권자의 의사는 이와 같은 “기능적 표현”을 청구항에서 삭제하여 해당 거절이유를 간단히 해소하겠다 것이지, 모든 “프로드러그 에스테르” 화합물들을 권리범위에서 제외하는 것을 감수하고 특허를 받겠다는 것으로 보이지는 않는다.

결론적으로, 특허법원은 이 사건 특허발명과 확인대상발명은 균등관계에 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판결하였다.

특허법원의 판결에 불복한 A사의 상고는 현재 대법원에 계류중이다.