최근 대법원은, 원출원 시에 공지예외주장을 하지 않았더라도, 그로부터의 분할출원에서 공지예외주장이 가능하다는 판결을 내렸다(대법원 2022. 8. 31. 선고 2022후11479 판결). 이에 따라 출원인은 원출원 시에 (의도적으로 또는 실수로) 공지예외주장을 하지 않았더라도, 분할출원 시에 새롭게 공지예외주장을 통해 공지예외의 효과를 누릴 수 있게 되었다.

▶ 사건의 배경

이 사건의 출원인은 2014. 12. 23. 에 “시퀀스 제어회로의 배선 방법”이라는 명칭의 발명을 특허출원(이하, 원출원)하였으며, 원출원 당시에는 특허법 제30조 제1항에서 정한 공지예외주장을 하지 않았다. 심사과정에서 특허청 심사관은 2014. 8. 경 공개된 출원인 본인의 석사학위 논문을 선행발명으로 인용하여 원출원의 신규성 및 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유를 통지하였다.

출원인은 2016. 8. 30. 에 원출원으로부터 이 사건 출원발명을 분할출원하면서 위 선행발명에 대해 공지예외주장을 하였다. (원출원의 출원일은 2014. 12. 23. 이므로 일정요건 하에서 공지예외주장을 추후 보완할 수 있도록 허용하는 2015. 7. 29. 자로 시행된 개정특허법의 적용대상이 아니었고, 이에 따라 원출원에서 공지예외주장을 추가할 수 있는 방법은 없었다.)

그러나 특허청 심사관은 이 사건 출원발명에 대한 출원인의 공지예외주장을 배척하고 출원인의 논문에 의해 이 사건 특허출원의 신규성 및 진보성이 부정된다는 취지로 거절결정하였다. 출원인은 이에 불복하여 특허심판원 에 거절결정불복심판을 청구하였고, 청구가 기각된 후 특허법원에 심결취소소송을 제기하였으나, 특허심판원 및 특허법원 역시 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 이상 분할출원에서 공지예외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 없어 이 사건 특허출원에 대한 공지예외주장이 배척된다고 판단하였다.

▶ 공지예외주장 관련 규정

공지예외주장과 관련하여, 한국 특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(이하, ‘자기공지’), 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 신규성 및 진보성 규정을 적용할 때 자기공지된 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지예외규정을 두고 있다.  그리고 같은 조 제2항은 공지예외의 주장은 특허출원서에 그 취지를 기재하여야 하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 한편, 2015. 1. 28. 자로 신설된 같은 조 제3항은, 출원 시 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 추후 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였고, 이는 2015. 7. 29. 자 출원부터 적용되는 규정이다.

분할출원과 관련하여, 한국 특허법 제52조 제2항은 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있다. 이는 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간을 원출원일로 소급할 경우 분할출원시에 이미 경과된 경우가 많기 때문이다.

▶ 특허법원 판결

특허법원은 분할출원을 통해 원출원의 공지예외 주장의 흠결을 치유할 수 있게 하는 경우 (i) 특허법 제30조 제2항의 규정이 형해화 될 수 있다는 점, (ii) 2015. 1. 28. 신설된 특허법 제30조 제3항이 출원인의 단순한 실수로 공지예외주장을 누락할 경우 이를 보정할 기회를 주되, 소급적용할 경우 법적 안정성을 저해할 우려가 있어 2015. 7. 29. 자 출원부터 적용하도록 한 것이라고 해석하여야 한다는 점 등을 고려할 때, 분할출원이 적용 받을 수 있는 공지예외의 효과는, 원출원 시에 해당 절차를 정당하게 밟은 경우에만 분할출원에서 그 절차를 유효하게 다시 밟아 승계할 수 있다는 것일 뿐, 2015. 7. 29. 이전의 원출원에 대하여 2015. 7. 29. 이후에 분할출원한 사건의 경우에는, 원출원 시 공지예외주장 절차를 누락했다면 분할출원에서 그와 같은 절차를 밟았다고 하더라고 공지예외의 효과를 주장할 수는 없다고 판시하였다.

▶ 대법원 판결

그러나 대법원은 공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외 주장을 하였다면, 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다고 밝혔다.

구체적으로 대법원은 다음과 같이 그 판단이유를 밝혔다.

i) 특허법 제52조 제2항 및 제30조 제2항은 문언상으로는 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.

ii) 분할출원은 원출원 당시 청구범위에 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이를 보호받을 수 있도록 하고 있는 것이며, 따라서, 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

iii) 분할출원은 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 하는 보정과는 별개의 제도로, 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이므로, 2015. 1. 28. 자로 신설된 특허법 제30조 제3항을 통한 공지예외주장 보완 제도의 도입 전후를 불문하고, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장의 허용 여부는 일관되게 해석함이 타당하다.

iv) 공지예외 규정이 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리잡고 있다는 점을 고려하면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

▶ 본 판결의 의의

본 판결에 따라 특허 출원인은 (i) 출원시에 특허법 제30조 제2항에 따른 공지예외주장, (ii) 출원 이후 특허법 제30조 제3항에 따른 공지예외주장의 보완 절차를 이용하는 것 이외에도, (iii) 원출원에서 (의도적으로 또는 실수로) 공지예외주장을 하지 않았더라도, 분할출원에서 새롭게 공지예외주장을 통해 공지예외의 효과를 누릴 수 있게 되었다.  2022년 12월에 개정될 것으로 예정된 특허청의 특허심사기준 개정안도 이번 대법원 판결을 반영하여 원출원의 출원일자와 무관하게 분할출원에서의 공지예외 주장의 신청을 인정할 것을 반영하고 있다.