최근 대법원은, 권리범위 확인심판에서 확인대상발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우라도, 심결시를 기준으로 하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로 볼 수 있다고 판시하였다(대법원 2023. 2. 2.자 2022후10210 판결).

▶ 사건의 배경 및 특허법원 판결

이 사건 특허발명은 경구용 당뇨병 치료제로서 사용되는 다파글리플로진 화합물( )을 포함하는 화학식 I의 구조를 갖는 신규한 화합물에 관한 것이다. 특허권자의 경쟁사인 제네릭 업체 A사는 자신이 실시하고자 하는 다파글리플로진의 프로드러그 에스테르 화합물인 다파글리플로진 포메이트( ) (이하 ‘확인대상발명’)가 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

특허심판원은, 이 사건 특허발명의 다파글리플로진과 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트는 균등관계에 있다고 할 수 없으므로 확인대상발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 내렸다. 특허권자는 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다.

특허법원은 이 사건 특허발명의 다파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있고, 특허권자가 심사과정에서 이 사건 특허발명의 권리범위에서 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트를 의식적으로 제외하려는 의사가 있었다고 보기 어려우므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 균등관계에 있다고 판단하여 이 사건 특허의 권리범위에 속한다고 판결하였다.

▶ 대법원 판결

이에, A사는 특허법원의 판결에 불복하여 상고하였으나, 대법원은 구성 변경의 용이성 및 의식적 제외 여부에 대한 특허법원의 판단에 잘못이 없다고 판시하였다.

한편, 대법원은 특허법원이 균등 여부의 판단 시점에 대해서 언급하지 않은 점에 주목하였다. 이와 관련하여, 대법원은 균등 침해를 인정하는 취지는 구성의 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 막음으로써 특허권을 실질적으로 보호하기 위함임을 고려하면, 통상의 기술자가 다파글리플로진을 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 용이한지 여부는 권리범위 확인심판의 심결시를 기준으로 하여 판단하여야 했다고 판시하였다. 즉, 이 사건 특허의 화학식 I의 화합물들 중 다파글리플로진이 경구용 당뇨병 치료제로서 특별히 효과가 있다는 점을 보여주는, 특허출원 이후에 공지된 입증 자료까지 참작하여 판단할 수 있다는 것이다.

이에 비추어, 대법원은 아래와 같은 사정을 고려할 때 이 사건 특허발명의 다파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 심결시를 기준으로 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도로 보았다: (i) 활성 화합물인 다파글리플로진의 하이드록시기를 대상으로 택하여 에스테르 형태의 프로드러그를 만드는 것은 잘 알려진 프로드러그 설계 방식이다; (ii) 통상의 기술자가 다파글리플로진을 다파글리플로진 포메이트로 프로드러그화 하기 위하여 적절한 에스테르화 위치를 선택하는 것에 어려움이 없다; (iii) 포름산은 가장 간단한 화학구조를 갖고 체내 안정성도 증명된 카복실산으로서 다파글리플로진 포메이트를 만들기 위한 선택에 어려움이 없다.

결론적으로, 대법원은 이 사건 특허발명과 확인대상발명은 균등 관계에 있다고 판단하여, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 한 특허법원의 판결을 지지하였다.