최근 대법원은, 파라미터를 발명의 구성요소로 포함하는 물건의 생산 방법에 관한 특허에 대하여, 상기 파라미터를 구성하는 다수의 공정변수들 중 일부 공정변수를 측정하는 방법이 명세서에 기재되어 있지 않은 경우, 상기 특허는 명세서 기재요건(발명의 설명의 실시가능 요건 및 청구범위의 명확성 요건)에 위배된다는 이유로 무효라고 판단하였다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결).

▶ 사건의 배경

"다결정 실리콘의 제조 방법"이라는 명칭의 이 사건 특허의 청구항 1에는 복수의 공정변수들의 상관관계에 의해 정의되는 파라미터를 특정 수치범위 내로 제어하는 구성요소가 기재되어 있었다. 그런데, 이 사건 특허의 명세서에는 상기 파라미터의 수치범위를 확인하기 위해 요구되는 공정변수들 중 일부 공정변수(즉, 반응기 내 봉의 부피, 반응기 벽의 온도, 및 가스의 체적 유량)의 측정 방법이 기재되어 있지 않았다.

이 사건 특허의 무효와 관련하여 주된 쟁점은, (i) 이 사건 특허의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제1호에 규정된 실시가능 요건("발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것")을 만족하는지 여부, 및 (ii) 이 사건 특허의 청구범위가 특허법 제42조 제4항 제2호에 규정된 명확성 요건("청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것")을 충족하는지 여부이었다.

특허심판원 및 특허법원은 모두 이 사건 특허가 상기 (i) 및 (ii)의 기재요건을 충족하지 못하였으므로 무효라고 판단하였다.

▶ 대법원의 판결

대법원은 상기 하급심 판단을 지지하며, 이 사건 특허는 특허법 제42조 제3항 제1호의 실시가능 요건 및 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건을 모두 위배하여 무효라고 판단하였는바, 주된 논거를 각 기재요건 별로 살펴보면 아래와 같다.

- 발명의 설명의 실시가능 요건 관련

· 이 사건 특허발명은 반응 중 서로 밀접한 영향을 주고받는 각 공정변수의 연동된 조절을 통해파라미터가 정해진 수치범위 내에 존재하도록 공정을 수행함으로써 반응 공정을 최적화하는 효과를 나타내는 것을 기술적 특징으로 하므로, 반응 중 공정변수의 값이 이 사건 특허발명의 실시에 중요한 기술적 의미를 가진다.

· 그런데 이 사건 특허의 발명의 설명에는 상기 파라미터의 수치범위를 결정하기 위해 필요한 일부 공정변수의 측정 방법이 기재되어 있지 않고, 추가로 제출된 자료만으로는 통상의 기술자가 이 사건 특허의 우선일 당시의 기술수준에서 위 공정변수의 측정 방법이나 값을 쉽게 알 수 있다고 보기도 어렵다.

· 따라서 통상의 기술자가 우선일 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없으므로, 이 사건 특허 명세서의 발명의 설명은 이 사건 특허발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되었다고 볼 수 없다.

- 청구범위의 명확성 요건 관련

 · 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.

· 이 사건 특허발명은 반응기 내 봉의 부피, 반응기 벽의 온도, 가스의 체적 유량 등의 공정변수를 포함하는 파라미터로 구성되어 있으나, 봉의 부피, 반응기 벽의 온도, 가스의 체적 유량의 측정 방법이 명확하지 않으므로 이 사건 특허의 청구범위는 명확하게 기재되어 있지 않다.

▶ 본 판결의 의의

최근에는, 기존의 생산 방법을 개량한 발명에 대해서 특허를 획득하기 위하여, 기존 제법에서 활용되던 공정변수들을 조합하여 새로운 파라미터를 창출하는 방식이 빈번하게 활용되고 있다. 새로운 파라미터는 종래 기술에 개시되어 있는 경우가 드물기 때문에 신규성 등의 측면에서는 유리할 수 있다.

그러나 금번 대법원 판결로부터 알 수 있듯이, 파라미터를 발명의 구성요소로 하는 이른바 파라미터 발명의 경우, 신규성 및 진보성의 실체적 요건 못지 않게 발명의 설명 및 특허청구범위의 기재요건도 특허의 유무효에 중요하게 고려된다.

만약 파라미터를 구성하는 공정변수들의 측정 방법을 특허권자만 알 수 있었음에도 불구하고 발명의 설명에 그 측정 방법이 기재되어 있지 않다면, 제3자는 그러한 파라미터 발명을 이해하거나 재현할 수 없을 것이다. 따라서 파라미터를 구성요소로 하는 발명의 명세서를 작성하는 경우에는, 그 파라미터를 구성하는 공정변수들 각각의 기술적 의미, 측정 방법, 측정 조건 등을 명세서에 구체적이고 명확하게 기재하여야 할 것이다.