2019년 7월 9일자로 시행된 개정 특허법은 특허권 침해가 고의적인 경우 배상액을 손해액의 최대 3배까지 증액할 수 있도록 했다. 최근, 특허법원은 개정 특허법 시행 이후 고의적인 특허 침해로 이익을 얻은 침해자에게 그 이익액의 2배를 특허권자에게 배상하도록 판결하였다(특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결; 확정).
▶ 사건의 배경 및 하급심 법원의 판단
원고는 조리용기용 뚜껑에 대한 특허발명("이 사건 특허발명")의 특허권자이다. 피고는 2015년 11월 30일부터 2022년 10월 31일까지 이 사건 특허발명이 적용된 진공냄비("피고 제품") 41만여 개를 제조하고 판매("이 사건 침해행위")하여 총 501억원이 넘는 매출액을 달성하였다.
부산지방법원은 피고가 원고의 특허권을 고의적으로 침해하였다고 인정하면서 다음과 같이 판결하였다.
· 개정법 시행 전까지의 기간(2015년 11월 30일부터 2019년 7월 8일까지; "기간 A")에 대해서, 피고는 특허법 제128조 제4항¹에 따라서 피고가 이 사건 침해행위로 인해 얻은 이익액을 원고에게 배상하라.
· 개정법 시행 이후의 기간(2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지; "기간 B")에 대해서, 피고는 이 사건 침해행위로 인해 얻은 이익액은 물론이고 이익액의 50%를 추가로 배상하라.
▶ 특허법원의 판결
특허법원은 기간 A와 관련해서 피고의 이익액을 손해배상액으로 인정한 하급심 법원의 판단을 지지하였다. 한편, 기간 B와 관련해서 특허법원은 징벌적 손해배상 규정에 따른 추가 배상액을 피고가 얻은 이익액의 100%로 증액하여, 피고가 얻은 이익액의 2배를 배상하라고 판결하였다. 특허법원의 판단을 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.
침해행위의 고의성 인정 근거²
· 원고는 피고의 하청업체였고, 피고는 피고 제품을 생산하기 전에 이미 원고와의 거래 관계를 통하여 이 사건 특허발명의 존재를 알았다.
· 피고는 원고와 이 사건 특허발명의 사용에 대한 협의를 진행하던 도중 원고의 허락 없이 피고 제품의 생산∙판매를 개시하였고, 협상이 결렬된 이후에도 계속해서 피고 제품을 생산∙판매하였다.
· 피고는 원고로부터 특허 침해행위의 중단을 요구하는 내용의 통고문을 수령하였음에도 불구하고 계속해서 침해행위를 하였다.
· 피고는 스스로 제기했던 무효심판 및 소극적 권리범위확인 심판이 기각된 이후에도 계속하여 침해행위를 하였다.
· 종합하면, 피고는 이 사건 특허발명의 존재와 피고 제품의 생산∙판매가 원고의 특허권을 침해한다는 사실을 모두 알면서도 이 사건 침해행위를 계속한 것으로 인정된다.
징벌적 손해배상액의 산정 근거³
· 원고는 피고의 하청업체의 지위에서 피고에게 제품을 납품하여 온 점, 원고의 회사 규모(사원수 및 매출액)가 피고에 비하여 현저하게 작은 점 등을 고려하면, 피고는 원고에 대하여 우월적 지위에 있었다.
· 위에서 고의성 여부와 관련하여 살펴본 사실 관계에 비추어 보면, 피고는 특허침해에 관하여 확정적인 고의를 가지고 침해행위를 하였다.
· 피고가 증액배상(징벌적 손해배상)이 적용되는 기간 B 중에 침해행위로 인하여 얻은 매출액 합계는 약 58억원에 달하는바, 이는 결코 적은 금액이 아니다.
· 피고는 증액배상 규정이 시행된 이후로도 무려 3년 3개월 동안 약 7만 5천개의 피고 제품을 지속적으로 판매하였는바, 그 기간이 장기간이고 횟수가 매우 많다.
· 피고가 원고에게 이 사건 특허발명의 통상실시권 허락을 얻으려고 수 차례 협의를 한 사실이 있기는 하지만 결국 협의가 이루어지지 않아 원고에 대한 보상이 전혀 없었던 점, 피고가 제기했던 무효심판 및 소극적 권리범위확인심판이 모두 기각된 이후에 피고가 피고 제품 중 일부를 회수한 사실은 인정되나 피고가 판매한 물량에 비하여 회수한 물량이 결코 많다고 할 수 없는 점 등을 종합하여 볼 때, 피고가 피해구제를 위한 충분한 노력을 하였다고 보기 어렵다.
· 위 모든 사정들을 고려하여, 특허법 제128조 제8항에 따른 배상액은 증액배상이 적용되는 기간 B 동안에 피고가 얻은 이익액의 2배로 정한다.
▶ 본 판결의 시사점
이번 판결에서 특허법원은 고의적인 특허 침해에 대해 징벌적 손해배상 조항을 적용함으로써 특허권 보호를 강화하려는 법원의 의지를 분명히 하였다. 특히, 침해자가 얻은 이익의 2배를 배상액으로 인정한 금번 판결은 고의적 특허 침해를 효과적으로 억제하는 강력한 선례로 작용할 것이다.
1. 특허법 제128조 제4항: 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다. 2. 특허법 제128조 제8항: 법원은 특허권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. (참고로, 2024년 8월 21일부터 시행되는 개정 특허법은 손해액의 최대 5배까지 배상액이 부과될 수 있다고 규정하고 있다.) 3. 특허법 제128조 제9항: 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각호의 사항을 고려하여야 한다. (1) 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, (2) 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, (3) 침해행위로 인하여 특허권자가 입은 피해규모, (4) 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, (5) 침해행위의 기간∙횟수 등, (6) 침해행위에 따른 벌금, (7) 침해행위를 한 자의 재산상태, (8) 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 |
PREV