특허법원은 거절결정불복심판에서 특허심판원이 심사관의 거절결정에서 인용된 것과 동일한 선행발명에 근거하여 심판청구를 기각하였더라도, 그 선행발명에 대한 해석이 심사관의 해석과 다른 경우, 이러한 상이한 해석은 새로운 거절이유에 해당한다고 판시하였다. 따라서, 특허법원은 이와 같은 새로운 거절이유에 대해 출원인에게 의견서 및 보정서 제출 기회를 부여하지 않은 채 심판청구를 기각한 심결은 절차적 위법을 안고 있다고 판단하였다(특허법원 2026. 2. 12. 선고 2025허10293 판결, 확정).

▶ 사건의 배경 

본 사건의 특허출원은 시각 효과를 갖는 다중층 코팅에 관한 것으로, 상기 다중층 코팅은 주요 구성요소로 시각 효과층 및 색상 층을 포함하고 있다. 

심사 단계에서 특허청 심사관은 출원발명의 시각 효과층 및 색상 층에 대응하는 구성으로서 중간층 및 백층을 포함하는 다중 코팅을 개시하는 일본 공개특허공보를 선행발명으로 인용하여 진보성이 인정되지 않는다는 이유로 거절결정을 하였다.  

이에 대한 거절결정불복심판에서 특허심판원은 동일한 선행발명에 의한 진보성 결여를 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다. 다만 심판원은 심사관과 달리, 선행발명의 중간층 및 백층이 아니라, 잉크조성물 층 및 중간층이 각각 출원발명의 시각 효과층 및 색상층에 대응한다고 판단하였다. 이에 불복하여 출원인은 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다.

▶ 관련 법리 및 사건의 쟁점 

특허법상 심사 단계에서 새로운 거절이유가 발견되는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 부여하여야 하며, 이러한 규정은 특허심판원의 거절결정불복심판 절차에도 준용된다(특허법 제63조제1항 및 제170조). 

본 사건에서는, 심판원이 심사 단계에서 인용된 것과 동일한 선행발명을 인용하였더라도, 그 선행발명을 실질적으로 다르게 해석하여 출원발명과의 구성요소 대응 관계를 다르게 특정한 경우, 새로운 거절이유가 발생한 것으로 볼 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

▶ 특허법원의 판단

특허법원은 심결을 취소하고 사건을 특허심판원으로 환송하면서, 「새로운 거절이유」에 대한 판단 기준을 다음과 같이 제시하였다. 

우선 특허법원은 심판 단계에서 청구항의 구성요소와 선행발명의 개시내용 간의 대응 관계가 심사 단계와 달리 판단되었다는 사정만으로 곧바로 새로운 거절이유에 해당한다고 단정할 것은 아니라고 보았다. 

다만 그러한 구성요소 대응 관계의 변경으로 인해 출원발명과 선행발명의 차이점에 관한 판단 내용이 달라지고, 그에 따라 출원인의 대응 논리 또는 보정 방향에 중요한 차이를 초래하게 되는 경우라면, 거절결정이유와 주된 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당한다고 판시하였다.

본 사건에서, 특허법원은 심결에서와 같이 출원발명의 ‘시각 효과층’ 및 ‘색상층’에 관한 대응관계를 달리하는 진보성 결여의 거절이유가 제시되었다면 출원인은 심사 단계에서와는 다른 보정 및 대응 전략을 취했을 가능성이 있다고 보았다.  그 결과 법원은, 본 심결이 의견제출의 기회를 주지 않은 채 심사 단계에서의 거절이유와 다른 새로운 이유를 근거로 원고의 심판청구를 기각한 절차적 위법이 있다고 판단하였다.