2022년 4월 20일부터 시행 예정인 개정 특허법(법률 제18505호. 이하, “개정법”)이 국회본회의에서 2021년 9월 29일 가결되고, 10월 19일 공포되었다. 개정법은, 출원인의 실수를 적극 구제하고, 특허권 획득 기회를 최대한 보장하기 위한 것으로, 주요 내용은 (1) 거절결정불복심판 청구기간을 현행 30일에서 3개월로 늘리고, (2) 기간 도과로 취하 간주된 출원이나 소멸된 특허권을 회복할 수 있는 요건을 완화하고, (3) 특허결정된 특허출원에 대해서도 재심사청구를 허용하고 (4) 거절결정불복심판에서 거절결정이 유지(기각심결)되더라도 등록가능한 청구항만을 분리하여 출원하는 분리출원 제도를 새롭게 도입했다. 개정법은 시행일인 2022년 4월 20일에 계속중인 출원부터 적용되는바, 이하 상기 주요 개정내용을 살펴본다.

▶ 특허거절결정에 대한 심판청구기간의 연장

현행 특허법에 의하면, 특허거절결정을 받은 출원인은 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 보정없이 심판을 청구하거나 또는 명세서 또는 도면의 보정을 수반한 재심사를 청구할 수 있다. 물론 최대 60일의 기간연장이 허용되지만, 이러한 대응기간은 세계 주요국에 비해 짧아, 출원인으로서는 심판청구를 할지 재심사청구를 할지에 대한 판단이나, 절차 준비를 위해 불필요하게 기간연장을 하고 그에 따른 비용을 지불해야 하는 불합리가 지적되어 왔다.

이에, 개정법은 출원인에게 특허거절결정을 받은 이후의 대응 기간을 기존 30일에서 3개월로 연장함으로써 출원인에게 충분한 준비기간을 제공하고 불필요한 기간연장을 최소화할 수 있도록 하였다.

▶ 특허에 관한 절차ㆍ특허출원ㆍ특허권의 회복요건 완화

현행 특허법에 의하면, 서류제출, 특허료 납부 등 법에서 정한 기간이 도과되었을 경우 당해 특허출원/특허권은 취하간주되거나 소멸하고, 다만, 기간 도과가 출원인/특허권자의 “책임질 수 없는 사유”로 도과되었을 때는, 기간 도과의 사유가 소멸한 날부터 일정 기간 이내에 특허출원/특허권의 회복을 신청할 수 있다.

하지만, 특허출원/특허권의 회복요건인 “책임질 수 없는 사유”는 천재지변으로만 한정되는 경우가 많고, 실무상 매우 제한적으로 해석되어 왔기 때문에, 예컨대, 특허청 통계에 따르면, 특허권의 회복건수는 2020년에 1건뿐이었다.

이에 개정법은 회복요건을 “책임질 수 없는 사유”에서 “정당한 사유”로 완화하였는바, 기존에는 회복요건으로 인정되지 않았던 출원인의 지병, 특허료(등록료)의 납부 오류 등의 경우가 “정당한 사유”로서 구제될 수 있을 것으로 기대된다.

▶ 특허결정 후에도 재심사 청구의 허용

현행 특허법에 의하면, 특허결정 이후에는 청구범위의 변경 절차가 번거로워, 시장상황에 따른 적절한 권리행사가 불가능하고, 좀 더 강력한 특허권 확보가 곤란한 문제가 있었다. 뿐만 아니라, 출원인이 정정하고 싶은 내용이 포함되지 않은 상태로 특허결정된 경우에 이를 정정하기 위해서는 정정심판을 청구하는 방법밖에 없기 때문에, 재심사의 청구 대상을 현행의 특허거절결정된 특허출원뿐만 아니라, 설정등록 전의 특허결정된 특허출원까지 확대할 필요성이 제기되어 왔다.

이러한 필요성에 부응해서, 개정법은 특허결정된 출원에 대해서도 설정등록 전까지는 재심사 청구를 할 수 있도록 허용하였는바, 특허결정된 이후에도 시장상황에 따라 적절한 청구범위 보정을 할 수 있을 뿐만 아니라, 또한 출원인이 간과했던 오류가 특허결정 후에 발견된 경우에 이를 치유할 수 있는 등의 개선 효과가 기대된다.

▶ 분리출원제도의 도입

현행 특허법에 의하면, 일부 청구항은 등록가능하지만 출원 전체로서 거절한다는 취지의 특허거절결정을 받은 출원인은 (1) 청구항 보정을 함으로써 재심사를 청구하거나, (2) 보정 없이 거절결정의 부당성을 다투는 거절결정불복심판을 청구하거나, (3) 또는 등록가능한 청구항을 가지고서 분할출원을 함과 동시에 거절결정받은 청구항에 대해서는 거절결정불복심판을 청구하는 등의 대응을 취할 수 있다.

만약 출원인이 비용의 관점에서 분할출원을 하지 않고서 방안 (2)와 같은 거절결정불복심판만을 청구하였지만, 심판결과가 거절결정을 유지한다는 심결(기각심결)로 나왔을 경우에는, 등록가능한 청구항이 있음에도 그 구제가 불가능하여 출원인의 특허획득 기회가 제한된다는 문제점이 있었다. 이런 문제점을 해소하기 위해, 개정법은 거절결정불복심판에서 기각심결을 받았더라도, 등록가능하다고 판단받았던 청구항을 분리하여 출원함으로써 신속하게 권리를 획득할 수 있는 “분리출원” 제도를 도입하였다.

이러한 분리출원은 분할출원과는 구별되는 제도인 바, (1) 원 거절결정에서 거절결정이 되지 않았던 청구항만이 분리출원의 대상이고, (2) 거절결정불복심판이 기각되어 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 출원해야 하고, (3) 분리출원은 새로운 분리출원이나 분할출원의 기초가 될 수 없으며, (4) 분리출원의 범위를 위반한 경우에는 특허거절결정 또는 무효심판의 대상이 된다.