용도발명(즉, 종래부터 알려져 있던 물건의 새로운 용도에 관한 발명; 예컨대, 특정 용도로 한정한 화합물 또는 조성물 발명)에 관한 특허권 침해금지 가처분 신청 사건에서, 서울중앙지방법원은, 용도발명의 특허 침해 여부를 판단하기 위한 구체적인 기준을 제시하였다(서울중앙지법 2020. 8. 18. 선고 2020카합20372 결정; 확정).

 

▶ 사실 관계

신청인은 하기 4건 특허의 권리자이고, 이들 특허의 청구범위는 모두 용도발명을 기재하고 있다.

한편, 피신청인은 세리포리아 락세라타 또는 이와 유전적으로 동등한 균주가 함유된 비누, 로션, 샴푸 및 컨디셔너(이하 '피신청인 제품'이라 함)를 제조하고 판매하였다.  또한, 피신청인은 제품의 포장 용기, 제품 홍보 전시회, 온라인 쇼핑몰 등을 통해서 피신청인 제품의 효능에 대해 다양한 방식으로 홍보하였다.

▶ 당사자의 주장 및 쟁점

신청인은, (i) 피신청인 제품이 세리포리아 락세라타 또는 이와 유전적으로 거의 동일한 균주를 유효성분으로 함유하고 있고, (ii) 피신청인 제품이 상기 특허 1 내지 4의 용도발명에서 정하는 특정 용도를 1개 이상 포함하고 있다고 주장하면서, 특허권 침해금지 가처분 신청을 하였다.  (이와 관련하여, 신청인은 피신청인을 상대로 특허권 침해금지 및 손해배상을 구하는 본안 소송을 제기하였으며, 상기 본안 소송은 현재 서울중앙지방법원에 계류 중이다.)

피신청인은, "신청인의 특허 1 내지 4는 모두 자연에 존재하는 천연물의 특정 용도에 관한 발명을 권리범위로 하는데, 피신청인 제품은 특허 1 내지 4에서 정하는 특정 용도로 만들어진 것이 아니므로, 이들 특허의 용도발명의 권리범위에 속하지 아니한다"고 반박하였다.

결국 이 사건의 쟁점은, 피신청인 제품의 용도가 용도발명에 기재된 특정 용도에 해당한다고 볼 수 있는지 여부이다.

▶ 서울중앙지방법원의 결정

본 판결에서, 서울중앙지방법원은 용도발명 특허의 침해 여부 판단 기준을 다음과 같이 제시하였다.

『용도발명이란 특정물질이 가지고 있는 어떤 특정한 용도의 새로운 발견 자체를 기술적 구성의 하나로 하는 발명이므로, 용도발명에 관한 특허침해가 성립하기 위하여는 문제되는 침해제품이 단순히 그 특정물질을 구성성분으로 포함하고 있다는 점뿐만 아니라 당해 용도발명에 의하여 제시된 특정 용도를 그 주된 용도 또는 부수적 용도로 포함하고 있다는 점까지 인정되어야 할 것이다, 이때 침해제품의 용도에 당해 용도발명에 의하여 제시된 용도가 포함되어 있는지 여부를 판단함에 있어서는, 명세서의 기재, 침해제품이 속하는 제품군의 일반적인 기능과 용도, 침해제품 자체 또는 그 포장지, 포장용기 등에 표기된 침해제품의 기능 내지 효능, 침해제품에 관한 광고 내지 홍보 내용, 수요자나 거래자들에게 객관적으로 인식되는 침해제품의 기능 내지 효능 등을 종합적으로 고려하여야 한다.』

구체적으로, 서울중앙지방법원은 아래와 같은 점을 근거로 피신청인 제품이 특허 2 내지 4에서 정하는 특정 용도를 1개 이상 포함하고 있다고 판단하면서, 피신청인이 피신청인 제품을 생산·판매하는 행위는 신청인의 특허권 침해에 해당한다고 결정하였다.

· 신청인 특허의 각 명세서는 조성물 제형에 관한 예시로 비누, 샴푸 또는 린스(컨디셔너)를 기재하고 있음.

· 피신청인은 제품 포장 등에서 피신청인 제품이 주름개선, 미백, 기미 예방, 아토피 예방, 탈모 예방 등의 효능을 가진다는 취지로 표시·광고하였음.

· 피신청인은 전시회에서 피신청인 제품이 보습, 미백, 주름개선, 면역력 증진 등의 효능을 가진다고 홍보하였음.

· 피신청인은 온라인 쇼핑몰에서 피신청인 제품을 "두피와 모발의 영양공급에 도움을 주는 기능성 샴푸"라고 소개하면서 "탈모 증상을 완화할 수 있다"고 표시하였음.

· 신청인에 의해 본안 소송이 제기된 후, 피신청인이 광고 또는 홍보물에서 탈모방지 및 발모촉진 효과 등에 관한 내용을 모두 삭제하였다고 하더라도, 이를 이유로 피신청인 제품의 객관적 용도를 달리 판단할 수 없음.

· 이상을 종합해 보면, 피신청인 제품은 그 객관적인 용도로 이 사건 특허 2 내지 4에서 정하는 용도를 하나 이상 포함하고 있다고 봄이 타당함.

▶ 본 결정의 의의

본 결정은, 물건을 특정 용도로 한정한 용도발명의 특허 침해가 성립하기 위해서는, 특허청구범위에 기재된 발명과 침해 여부가 문제되는 제품 사이에 (i) 물건 자체의 동일성은 물론이고, (ii) 용도의 동일성까지 인정되어야 한다는 점을 명확히 하였다. 

또한, 본 결정은, 상기 용도의 동일성 판단과 관련하여, 침해 여부가 문제되는 제품의 용도는 그 제품의 수요자나 거래자들에게 객관적으로 인식되는 제품의 기능 내지 효능 등을 종합적으로 고려해야 한다고 판시하는 동시에, 제품의 용도를 객관적으로 특정할 때 고려할 사항들을 구체적으로 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다.