제조방법이 기재된 물건 발명이란 물건 발명을 물건의 구조 또는 물리적 특징만으로 정의하기 어려운 경우 이를 특정하기 위하여 사용되는 방법으로, 한국 실무에서는 물론 여러 제도 하에서 통용되고 있다. 이처럼, 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항은 청구 대상을 물건의 구조가 아닌 이의 제조 과정으로 정의하기 때문에, 특허요건 판단 시 또는 등록 후 침해여부 판단 시 청구항의 해석을 두고 견해가 엇갈린다. 크게는, 제조방법이 기재된 물건 발명도 물건의 발명인 이상 제조방법을 고려하지 않고 최종 생성물 자체의 특징만으로 한정하여야 한다는 입장과, 청구범위의 일반적인 해석 기준에 따라 제조방법 역시 특허청구범위 내에 기재된 한정사항 중 하나로 고려되어야 한다는 입장으로 나뉠 수 있다.

이에 대하여, 대법원은 2015년 전원 합의체 판결(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927)에서 제조방법이 기재된 물건 발명의 신규성 및 진보성은 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질에 기초하여 판단하여야 한다고 명시하여, 제조방법이 기재된 물건 발명의 특허요건 판단 기준을 분명히 하였다.

나아가, 최근 제조방법이 기재된 물건 발명의 권리범위 해석이 문제된 사안에서도 위와 동일한 판단 기준을 적용함으로써 제조방법이 기재된 물건 발명의 해석 기준에 대한 논의를 종결하였다. (대법원 2021. 1. 28 선고 2020후11059)

▶ 사건의 배경

특허 제1,399,514호는 폴라프레징크를 함유하는 안정한 정제 제형에 관한 것이며, 그 중 청구항 1은 폴라프레징크를 함유하는 정제 제형에 있어서, 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 μm 이하인 폴라프레징크를 포함하며 직타법으로 제조된 것이라 한정하고 있다.

특허권자의 경쟁사인 A사는 특허권자를 상대로 자신의 제품(이하 ‘확인대상 발명’)이 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 제기하였다.  A사는 특허 발명과 확인대상 발명은 그 제정 방법이 직타법과 습식법으로 구분되며, 직타법과 습식법을 이용해 제조한 정제들은 상이한 구조 및 성질을 가지므로 확인대상 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.

본 사건에서는 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항에 있어서 제조방법, 즉, 본 사안의 경우 제형의 제조방법이 물건 발명의 권리범위를 한정하는 요인으로 작용할 것 인지 여부가 문제가 되었다.

▶ 특허법원 판결

원심은 비록 확인대상 발명의 정제에 포함된 폴라프레징크가 특허발명에서 요구하는 입자 크기 범위 내에는 속하나, 확인대상 발명이 특허 발명 상이한 제조방법을 사용하여 정제를 생산함에 따라 특허발명과 다른 구조 및 특성, 예컨대, 상이한 유동성, 압축성, 경도, 용출률 등을 가지므로 이사건 제1항의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

▶ 대법원 판결

대상판결은 다음과 같은 이유로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 특허법원의 판결을 인용하였다:

청구범위에 제조방법의 기재를 포함하고 있는 물건 발명의 경우, 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.

▶ 본 판결의 의의

제법 한정 청구항은 각 나라마다 다소 상이하게 취급되고 있으며, 미국은 특허요건 판단 단계와 권리범위 판단 단계에서 제조방법이 기재된 물건 발명의 해석 기준을 달리한다. 대상 판결은 2015년에 특허요건 판단 시에 사용한 제조방법이 기재된 물건 발명의 청구항 해석 기준이 권리범위 판단 시에도 동일하게 적용됨을 명시하여, 제조방법이 기재된 물건 발명의 청구항 해석 기준의 일원화를 분명히 하였다.