최근 특허심판원은, 출원과정에서 청구범위 구성에 대해 보정 없이 의견서를 통한 의견진술이 있었던 경우에도 출원 명세서의 비교 데이터 기재내용을 참작하여 출원인이 그러한 청구범위 구성 보다 열등한 구성을 권리범위에서 의식적으로 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있는 경우에는 출원경과 금반언의 법리를 적용할 수 있다고 판단하였다(특허심판원 2020. 9. 22.자 2020당428 권리범위확인심판 심결; 특허법원 소 계류 중). 

▶ 사건의 배경

가.  본건 특허 및 심사 경과

이 사건 특허발명은 환자의 수술간호에서 또는 진정작용을 위해 사용될 수 있는 덱스메데토미딘의 프레믹스 제형에 관한 것이다.  이 사건 특허의 심사과정에서 출원인은 환자에게 투여 전 희석되어야 하는 100 ㎍/㎖의 농축물 제형으로 제공되는 덱스메데토미딘 제형을 개시하는 선행문헌들에 근거한 진보성 결여 거절이유에 대해, 출원 발명은 사용 농도(예를 들어, 4 ㎍/㎖)로 미리 희석되어 완제품 형태로 바로 투여할 수 있는 프레믹스 제형인 점에 특징이 있다고 주장하면서 청구항 1을 다음과 같이 보정하였다(밑줄 친 부분이 보정된 사항):

청구항 1.  밀봉 유리 용기 내에 배치된 0.005 ㎍/㎖ 내지 50 ㎍/㎖ 농도의 덱스메데토미딘 또는 이것의 제약학적으로 허용가능한 염을 포함하는, 피험체에 비경구 투여를 위한 레디 투 유즈(ready to use) 액체 제약학적 조성물로서, 희석 없이 피험체에 투여되는, 레디 투 유즈 액체 제약학적 조성물.

한편, 출원인은 선행문헌들에 용기와 관련된 사항이 개시되어 있지 않음에도 불구하고, 의견서에서 유리 용기에 저장된 프레믹스 조성물은 플라스틱, CR3 엘라스토머 코폴리에스터 에터 또는 PVC 용기에 저장한 것에 비해 5개월 저장 기간 후 보다 높은 수준의 효능을 유지하였다고 주장하여, 안정성 면에서 유리 용기의 장점을 특히 강조하였다.

이와 같은 보정서와 의견서의 제출 후 이 사건 발명은 등록이 되었다.

나.  소극적 권리범위 확인심판

특허권자의 경쟁사인 A사는 특허권자를 상대로, 자신이 실시하고자 하는 제품(이하 ‘확인대상발명’)이 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 제기하였다.  확인대상발명은 덱스메데토미딘의 액체 프레믹스 조성물이 밀봉 유리 용기 대신에 밀봉 폴리프로필렌 용기 내에 배치된 점에서만 이 사건 특허 청구항 1과 차이가 있다.

본 사건에서는 위와 같은 용기의 차이가 균등관계에 있는지 여부, 특히, 폴리프로필렌 용기가 출원과정에서 의식적으로 제외된 것으로 볼 것인가가 문제가 되었다.

이와 관련하여, 특허권자는 유리와 더불어 폴리프로필렌이 주사제 용기로 사용되는 대표적 재질이므로 폴리프로필렌 용기가 유리 용기의 균등물이며; 청구항 1의 발명은 출원할 때부터 "유리 용기"라는 구성이 기재되어 있었고, 출원과정에서 용기 구성에 대해서는 보정된 바 없고, 폴리프로필렌 용기가 선행기술로서 제시된 바도 없어서 이 사건 특허발명의 균등범위에서 폴리프로필렌 용기를 의식적으로 배제하는 어떠한 행위를 한 적이 없었고; 의견서에서는 "CR3 또는 PVC 용기"라는 특정 용기와 비교하여 유리 용기의 안정성이 좋다는 취지의 주장을 했을 뿐, 안정성 효과면에서 "모든 플라스틱 용기"나 "폴리프로필렌 용기"를 유리 용기와 비교한 적은 없다고 주장하였다.  

▶ 특허심판원 심결

특허심판원은, 확인대상발명의 폴리프로필렌 용기는 출원 과정 중에 의식적으로 제외된 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 내렸다.  구체적으로, 특허심판원은 다음과 같이 이 사건 특허 명세서의 실시예 1을 고려할 때, 비록 청구항 1에 기재된 유리 용기의 구성에 대해 출원과정에서 보정이 이루어진 적은 없지만 의견서의 진술을 통해 폴리프로필렌 용기를 권리범위에서 제외하려는 의사가 명확히 존재하였다고 판단하였다:

(i) 실시예 1을 보면, 포장 용기 적합성 시험에 사용된 재질로 유리 앰플, 유리 바이알, PVC 가요성 용기, CR3 가요성 용기, VisIV(상표명) 플라스틱 가요성 용기 및 Ansyr(등록상표) 주사기가 기재되어 있고, 여기에서 VisIV 플라스틱 가요성 용기는 폴리프로필렌 재질로 되어 있다.

(ii) 한편, 실시예 1의 표 1에 따르면, 유리 용기는 5개월 저장 후에도 98% 이상의 효능을 유지하는데 비해 폴리프로필렌 재질인 VisIV 플라스틱 가요성 용기는 2주 후 95%, 5개월 후 90% 정도의 효능을 보이고, 또한 실시예 1의 표 2는 VisIV 용기에서 2주 후 상당한 양의 불순물이 관찰되었다는 결과를 보여주어, 폴리프로필렌 용기가 저장 안정성 면에서 유리 용기 보다 열등하다.  따라서, 폴리프로필렌 용기를 제외하고 유리 용기를 의식적으로 선택한 특허권자의 의사는 명확하다.    

이와 같은 판단에 따라, 특허심판원은 폴리프로필렌 용기에 배치된 확인대상발명은 청구항 1의 권리범위에 속하지 않는다는 결론을 내렸다.

특허심판원의 심결에 불복한 특허권자의 소는 현재 특허법원에 계류중이다.