대법원은 2020년 7월 9일 선고한 2017다217847 판결에서 프랑스의 브랜드 에르메스의 유명제품인 ‘켈리백’, ‘버킨백’과 유사한 모양의 핸드백을 생산, 판매한 피고들의 행위는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, ‘구 부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 보아 이와 달리 판단한 고등법원의 원심을 파기하고 이를 환송하였다.

▶ 사건의 배경

피고들 원고의 ‘켈리백’ 및 ‘버킨백’과 유사한 형태를 갖는 핸드백의 정면에 자신들이 창작한 도안 ( )이 부착된 제품 (일명, ‘눈알가방’)을 생산 및 판매하였다.

원고는 자신들의 ‘켈리백’과 ‘버킨백’ 디자인의 명성과 주지∙저명성을 주장하면서, ‘켈리백’과 ‘버킨백’의 형태와 동일∙유사한 형태의 제품을 생산∙판매하는 피고들의 행위는 구 부정경쟁방지법 제 2조 제1호 (가)목 “타인의 상품과 혼동하게 하는 행위”, (다)목 “저명상표 희석화 행위”, 소위 “데드카피 금지조항” 이라고도 불리는 (자)목의 “상품형태 모방행위” 또는 부정경쟁행위에 관한 보충적 일반조항인 (차)목에 해당하거나 민법상 불법행위에 해당한다고 주장하였다.

▶ 하급심의 판단

1심인 서울중앙지방법원은 구 부정경쟁방지법 제 2조 제 1호의 (가)목과 (다)목에 근거한 원고들의 주장은 배쳑하였으나  제2조 제1호 (차)목과 관련하여 원고의 제품의 형태가 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’에 해당하고, 이들 제품의 형태는 공중의 영역에 속하는 것이 아니어서 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’이며, 원고의 허락 없이 원고의 제품의 형태를 무단으로 사용하는 행위는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 것’이므로 피고의 행위는 부정경쟁 행위에 해당한다고 판단하였다.

항소심인 서울고등법원은 1심 판결을 취소하고 피고의 행위가 부정경쟁방지법을 위반하거나 민법상 불법행위에 해당하는 것이 아니라고 판결하였다. 고등법원은 본 사건이 구 부정경쟁방지법 제2조 (가)목, (다)목 및 (자)목의 요건은 갖추지 못하였고 예외적인 경우에 한하여 (차)목의 일반적 보충조항을 적용을 할 수 있다는 점에서는 하급심 판결을 수긍하였다. 또한 원고의 ‘켈리백’ 및 ‘버킨백’이 원고들의 상당한 투자와 노력으로 만들어진 성과에 해당하고 피고의 상품과 원고의 상품에 일부 유사성이 있음도 인정하였다.

그러나 고등법원은 동법 제2조 제1호 (차)목은 일반 조항으로 이를 적용함에는 신중하여야 하며, 동 조항에서 규정하는 부정경쟁행위는 타인의 성과 대부분을 그대로 가져오면서 모방자의 창작적 요소가 거의 가미되지 아니한 직접적 모방에 해당하는 경우를 의미하는 것임을 확인하였다.  피고의 제품은 피고들이 창작한 도안 ()이 전면 대부분에 크게 부착되어 돋보이게 하는 방식으로 피고만의 창작적 요소가 가미된 것으로 새로운 심미감과 독창성을 구현한 것에 해당하여 결론적으로 피고의 행위는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하여 원고의 청구를 모두 기각하였다.

▶ 대법원의 판단

대법원은 동법 제2조 제1항 (차)목은 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려운 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있으며, 이러한 ‘성과 등’을 판단할 때에는 그러한 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡입력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 하며, 이러한 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 공중영역에 속하지 않아야만 한다고 판시하면서 ‘성과’에 대한 판단의 가이드라인을 제시하였다. 

또한, ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용한 경우’에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계 또는 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다고 판단 기준을 설시하며 아래와 같이 판단하였다.

원고의 제품과 피고의 제품은 비록 재질, 가격 및 주 고객층 등의 차이가 존재하나, 피고 제품을 후면과 측면에서 관찰하는 경우 도안이 부착되어 있지 않아 원고의 제품과 구별이 쉽지 않고, 피고 제품이 수요자들로부터 인기를 얻은 것은 원고의 제품과 유사한 특징이 상당히 기여한 것으로 보이며, 피고제품이 판매되는 경우 원고 제품의 희소성을 유지하는데 장애요소가 될 수 있고, 피고 슬로건 “Fake for Fun”을 보더라도 원고 제품의 주지성과 인지도에 편승하려는 피고 의도를 추단할 수 있다. 또한, 수요자에게 널리 알려진 타인의 상품표지를 사용하기 위해서는 계약 등을 통해 제휴나 협업하는 것이 공정한 상거래에 부합하는 것이므로, 피고들이 원고의 제품 형태를 무단으로 사용하는 행위는 동법 제2조 제1항 (차)목의 부정경쟁 행위에 해당한다고 판단하여 이와 달리 판단한 원심을 파기하고 환송하였다.

▶ 결론

본 대법원 판결과 구 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (차)목의 해석에 관한 일련의 대법원 판결로  인해 보충적 일반조항에 해당하는 본 조항의 적용 기준이 점차로 구체화되고 있음을 알 수 있다. 앞으로 권리자들이 자신의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과가 타인에 의하여 무단으로 사용되었을 때 이 조항에 근거하여 보다 적극적으로 침해에 대한 구제조치를 취할 수 있을 것으로 예상된다.