최근 특허법원은 국제등록 제939039호 ‘CICABIO’ 상표가 화장품 관련 상품에 있어서 충분히 식별력이 인정되므로 무효가 되어서는 안된다는 판결을 하였다(특허법원 2022. 6. 16. 선고, 2021허6245 판결).

▶ 사건의 배경

NAOS는 국내외에서 ‘CICABIO’ 상표를 이용해 다양한 스킨케어 제품을 활발히 판매해오고 있는 프랑스 화장품 회사로서, ‘CICABIO’는 NAOS가 제3류의 ‘화장품’ 관련 상품을 지정상품으로 2009년에 한국에 등록받은 상표이다. 한편, 한국 회사는 등록상표 ‘CICABIO’에 대해 ‘CICABIO’가 식별력이 없는 단어를 단순히 결합한 것일 뿐이므로 식별력 부족으로 무효가 되어야 한다고 주장하면서 2020년 5월 29일자로 무효심판을 청구했다.

덧붙여서, 무효심판을 청구하기 이전에 한국 회사는 ‘CICABIOME’ 상표를 제3류의 ‘화장품, 라벤더 오일 등의 상품을 지정하여 2019년 4월 16일자로 상표출원을 하였고, ‘CICABIOME’ 상표는 2019년 9월 23일자로 출원공고 되었다. NAOS는 한국 회사의 공고상표 ‘CICABIOME’이 선등록상표 ‘CICABIO’와 특히 호칭의 면에서 극히 유사하기 때문에 ‘CICABIOME’은 최종적으로 거절되어야 함을 다투면서 이의신청을 제기했다. 이에 대해 한국 회사는 ‘CICABIO’는 등록될 당시 상표로서 기능할 정도의 충분한 식별력을 갖추지 못했으며, 등록 이후 ‘CICA’와 ‘BIO’란 단어가 널리 사용되고 있기 때문에 후발적으로 식별력을 상실한 것이라고 말할 수 밖에 없다고 주장하면서 등록상표 ‘CICABIO’에 대한 무효심판을 청구하였다. ‘CICABIO’의 무효심판 절차에서 쟁점이 된 사항은 ‘CICA’가 화장품 관련 상품에 있어서 식별력이 미약한 것인지 여부와 ‘CICABIO’ 표장 전체로서 충분히 식별력을 가지고 있는지 여부이다.

한편, ‘CICABIOME’에 대한 이의신청 절차는 ‘CICABIO’에 대한 무효심판 절차가 확정될 때까지 보류되었다.

▶ 특허심판원 심결

무효심판 절차에서 심판청구인은 ‘CICABIO’가 식별력이 없는 2개의 단어 ‘CICA’와 ‘BIO’의 단순한 결합에 불과하다고 주장했고, 이 주장을 뒷받침하기 위해 ‘CICA’라는 단어는 화장품 관련 거래계에서 상처를 치유하고 피부진정의 효과가 있는 것으로 알려진 ‘Centella Asiatica’(병풀) 또는 ‘Cicatrix’(상처라는 의미의 라틴어)의 줄임말로 널리 알려져 있으며, ‘BIO’라는 단어는 화장품과 관련된 거래계에서 널리 사용되는 단어임을 보여주는 광범위한 증거를 제시했다. 그리고 한국 회사는 이들 두 단어의 결합으로 새로운 관념을 형성하지 않는 ‘CICABIO’는 확정적으로 무효가 되어야 한다고 주장했다.

반면, 피청구인은 상표의 식별력은 표장 전체로서 판단되어야 하며, ‘CICABIO’는 한국의 일반 수요자들에게 ‘CICA’와 ‘BIO’의 분리된 2개의 단어의 결합으로 인식될 가능성은 매우 희박하다고 주장했다. 그리고 ‘CICABIO’에서 굳이 ‘CICA’를 분리해 내더라도 ‘CICA’는 원재료나 효능표시 그 자체라고 할 수 없으며, 거래계에서의 용어의 사용상태를 고려해 보더라도 ‘Centella Asiatica(병풀)’의 줄임말로 직감되지 않는다고 다퉜다. 

특허심판원은 일단 ‘CICABIO’가 ‘CICA’와 ‘BIO’로 분리되어 인식되지 않는다고 전제한 후 ‘CICABIO’ 전체표장이 화장품의 성분 또는 원재료를 의미함을 뒷받침하는 증거가 없으므로 ‘CICA’와 ‘BIO’ 각각이 관련 상품에 대하여 광범위하게 사용되고 있더라도 ‘CICABIO’ 전체가 화장품의 성질을 암시 또는 강조하는 것을 넘어 일반 수요자가 직감한다고 볼 수 없어 ‘CICABIO’ 는 원시적, 후발적으로 식별력을 상실한 상표에 해당하지 않는다고 판단하면서 심판청구를 기각하는 심결을 내렸다.

▶ 특허법원 판결  

특허법원에서의 심결취소소송 절차에서 원고는 ‘CICA’와 ‘BIO’ 각각이 다수인이 사용하는 표장으로 식별력이 없다는 점을 인정하면서도, 결합에 따라 새로운 식별력을 형성하는지 판단하지 않은 채 단지 ‘CICABIO’ 전체가 화장품의 성질표시로 사용된 사례가 없다는 이유로 식별력을 인정하는 것은 결합상표의 식별력 판단의 법리를 오해한 위법이 있다고 주장했다.

한편, 피고는 ‘CICABIO’는 동일한 서체, 크기, 굵기로 구성된 하나의 단어이지 ‘CICA’와 ‘BIO’의 2개의 단어가 결합한 결합상표라고 인식되지 않으며, ‘CICA’는 특정의 단일한 의미나 어원으로 사용되고 있지 않기 때문에 상품의 원재료, 효능 등으로 사용되고 있다고 볼 수 없어 식별력이 인정된다고 주장했다. 또한 ‘CICABIO’가 ‘병풀을 원재료로 하는 바이오 화장품’과 같은 기술적 의미로 인식되기 위해서는 여러 단계의 추론과 심사숙고의 과정을 거쳐야 하기 때문에 ‘CICABIO’로부터 기술적 의미가 직감된다고는 말할 수 없다고 주장했다. 게다가 ‘CICABIO’ 전체표장은 오직 NAOS의 식별표지로서만 활발하게 사용되고 있을 뿐 화장품 관련 업계에서 어느 누구도 기술적인 표장으로 사용한 바 없기 때문에 한국의 일반 수요자들이 ‘CICABIO’를 기술적 표장으로 인식할 가능성은 매우 낮다고 강조했다. 

특허법원은 피고의 모든 주장을 받아들여, ‘CICABIO’는 등록 당시 식별력이 인정됨은 물론 등록 이후에도 식별력을 상실한 것으로 보이지 않는다는 것을 다시 확인하면서 원심결을 유지했다. 

(제일특허법인(유)은 ‘CICABIO’에 관한 무효 분쟁 사건에서 상표권자인 NAOS를 대리하였다.)