최근 특허법원은, 출원과정에서 기재불비의 거절이유에 대응하여 청구범위에 기재된 일반적 용어를 구체적인 구성요소로 감축하는 보정을 하여 특허를 받은 경우, 보정된 청구범위에 포함되지 않은 구성요소에 대해 의식적으로 제외된 것이라고 판단하여 출원경과 금반언의 법리를 적용하였다(특허법원 2020. 3. 20. 선고, 2019허3083 판결; 대법원 상고 취하). 

▶ 사건의 배경

가.  본건 특허 및 출원 경과

이 사건 특허발명은 방출 제어형 사포그릴레이트 염산염 함유 다층 정제에 관한 것으로서, 심사과정에서 명확성 요건 및 뒷받침 요건 결여의 기재불비의 거절이유를 지적받고 다음과 같이 보정되어 등록되었다. (이하에는 관련된 구성 요소만 기재함)

나.  소극적 권리범위 확인심판

특허권자의 경쟁사인 A사는 특허권자를 상대로, 자신의 제품(이하 ‘확인대상발명’)이 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 제기하였다.  

본 사건에서는 위와 같은 서방성 기제의 차이가 균등관계에 있는지 여부, 특히, 감축된 서방성 기제 이외의 나머지 부형제들이 출원과정에서 의식적으로 제외된 것으로 볼 것인가가 문제가 되었다.

특허심판원은, 확인대상발명의 구성요소 중 폴리에틸렌옥사이드, 히드록시에틸셀룰로오스는 이 사건 특허발명의 심사단계에서 특허권자가 기재불비의 거절이유를 해소하기 위해 청구항의 구성에서 의식적으로 제외한 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 내렸다. 특허권자는 이에 불복하여 심결취소소송을 제기하였다.

▶ 특허법원 판결

특허법원은 다음과 같은 사실을 고려할 때 확인대상발명은 출원 과정 중에 의식적으로 제외된 것으로 판단하면서 특허심판원의 심결을 인용하였다:

(i) 심사과정에서 명확성 요건 결여뿐만 뒷받침 요건 결여의 거절이유가 함께 통지되었고, 특허권자가 상기 거절이유를 해소하기 위해 방출 제어형 서방성 기제를 실시예의 범위로만 한정한 점

(ii) 특허권자가, 보정을 통해 제외된 방출 제어형 서방성 기제들도 감축된 청구범위와 동등한 정도의 효과를 나타낸다는 등의 주장을 별도로 제시한 바 없을 뿐 아니라 심사관의 견해에 승복한다는 취지의 의견까지 명시적으로 제시한 점

또한, 특허법원은, 심사관의 거절이유 지적에 대하여 청구범위에 기재된 일반적 용어를 특정 구성요소로 보정함으로써 심사관 지적의 부당성을 다툴 수 있는 절차적 권리가 소멸된 특허권자가 이후 스스로 감축한 부분까지도 특허발명의 권리에 포함된다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 반한다고 판시하였다.