최근 대법원은 심판 청구인이 자신의 발명이 특허 청구항의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판에서 심판대상은, 심판 청구인이 현실적으로 실시하는 기술과 다르더라도, 심판 청구인이 특정한 확인대상발명으로 한정하여야 한다고 판결하였다 (대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결).

▶ 특허 발명

심판 청구인은 2019. 5. 17. 자로 특허심판원에 특허권자를 상대로 청구인이 심판대상으로 정의하고 제시한 확인대상발명이 이 사건 특허의 청구항 제1항의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 제기하였다.

이 사건 특허 청구항 제1항에 기재된 발명은, 골반저근 강화 연습용 디바이스에 관한 것으로, 사용자의 착좌를 가능하게 하는 착좌 수단이 마련되어 있는 디바이스 바디와, 사용자의 골반저근의 신체 함몰부에 접촉되지 않으면서 신체 함몰부에 대응되는 위치 주위에 둘러서 배열되는 2개 이상의 저주파 펄스 인가용 전극 패드를 구비하는 것을 특징으로 한다. 전극 패드가 신체 함몰부에 접촉되지 않는 구성은 이 사건 특허의 출원심사과정에서 선행문헌에 근거한 거절이유를 극복하기 위해 청구항 제1항에 추가된 것이다.

▶ 심판 청구인에 의해 제시된 확인대상발명

소극적 권리범위확인심판에서 심판 청구인이 정의하고 제시한 확인대상발명은 골반저근을 강화함으로써 요실금을 치료하는 디바이스에 관한 것으로, 사용자의 착좌를 가능하게 하는 착좌 수단이 마련되어 있는 디바이스 바디와, 상기 디바이스 바디의 중앙에 배치되어 사용자의 골반저근의 신체 함몰부와 접촉할 수 있는 타원형의 돌출부에 형성된 제1 및 제2 전극을 포함한다.

▶ 특허심판원의 심결

심판 과정에서 심판 청구인은 자신의 디바이스가 이 사건 특허의 출원심사과정에서 추가된 한정사항인 전극 패드의 비 접촉 구성을 포함하지 않기 때문에 이 사건 특허 청구항 제1항의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다. 한편, 특허권자는 심판 청구인이 실제 판매하는 디바이스에는 돌출부가 없고, 따라서 심판 청구는 확인의 이익이 없어 각하되어야 한다고 주장하였다.

그러나 심판원은 돌출부는 이 사건 특허의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것이므로 심판 청구인이 정의하고 제시한 디바이스는 이 사건 특허 청구항 제1항의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

▶ 특허법원 판결

특허권자가 제기한 항소심에서 특허법원은 심판대상으로 제출된 확인대상발명이 이 사건 특허의 청구항 제1항의 권리범위에 속하지 않는다는 심판원의 심결을 인용하였다.

▶ 대법원 판결

상고심에서 대법원은 소극적 권리범위확인심판에서의 심판 대상은 심판 청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판 청구인이 정의하고 제시한 특정 발명에 한정되어야 함을 분명히 하였다 (대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결, 대법원 2019. 9. 9. 선고 2019후10081 판결 등 참조).

▶ 본 판결의 영향

본 판결은 침해자가 합법성을 가장하여 이익을 얻으려는 시도로 종종 사용하는 소극적 권리범위확인심판의 한계와 함정을 보여준다.