대법원은 특허권 침해를 판단함에 있어서 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품에 그대로 포함되어 있는지 여부에 근거하여야 함을 다시 한번 확인하면서, 청구항에 기재된 효과 내지 기능을 달성하기 위한 특정 구성요소가 대상제품에서는 그러한 효과 내지 기능을 달성할 의도로 채택된 것이 아니라는 피고의 항변에 기초하여 비침해라고 판단한 원심 판결을 파기하였다(대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다227516 판결).

▶ 사건의 배경

이 사건 특허는 LED 실내 천장 조명장치에 관한 것으로, 그 청구항 1에서는 (1) 내부공간부, 인버터 안치부, 인버터 안치부로부터 연장되는 베이스 및 내부공간부와 연통되는 다수의 공기배출구가 구성된 본체(이하, 구성요소 1), (2) 베이스의 아랫면에 결합하는, LED가 장착된 LED 모듈 (이하, 구성요소 2), (3) 인버터 안치부에 위치하고, LED에 연결되어 LED에 전원을 공급하는 인버터(이하, 구성요소 3), (4) 본체에 결합되고, LED 모듈을 내부에 포용하는 확산 커버(이하, 구성요소 4), 및 (5) 인버터를 내부에 포용하고 본체에 결합되는 안치 커버가 구성되고(이하, 구성 요소 5), (6) 확산 커버의 내부공기가 본체의 내부공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통해 배출되는 한편(이하, 구성요소 6), (7) 확산 커버 및 베이스 사이의 틈을 통하여 외부공기가 확산 커버 내부로 유입되어 LED 모듈과 열 교환함으로써 LED 모듈이 냉각되는 것(이하, 구성요소 7) 을 특징으로 하는 공기순환 냉각형 LED 조명장치를 보호범위로 청구하고 있었다.

특허권자는 경쟁업체인 피고를 상대로 지방법원에 특허권 침해 금지소송을 청구하였으나, 침해 소송 1심에서는 피고 제품이 이 사건 특허의 청구범위에 속하지 않음을 이유로 원고 패소 판결을 선고하였고, 특허권자는 이에 불복하여 특허 법원에 항소하였다.

▶ 특허법원 판결

특허법원 항소심에서, 피고 제품이 이 사건 특허 발명의 구성요소 1 내지 5를 그대로 가지고 있다는 점에 대해서는 양 당사자간에 다툼이 없었다.

한편 구성요소 6 및 7에 대하여, 특허법원은 이들 구성요소가 비록 청구항에 기재되어 있지만, LED 모듈의 냉각이라는 특정 목적을 위해 제공되는 것이라고 해석하였다. 특허법원은 이러한 해석에 따라, 피고 제품에서 LED 모듈이 그 자체의 무게로 인해 아래로 처짐으로써 LED 모듈 및 베이스의 사이에 자연적으로 미세 공간이 형성되고, 확산 커버의 후크가 베이스의 관통공에 삽입되어 확산 커버와 베이스가 결합될 때 완전히 밀폐되지 않고 약간이나마 이격되어 틈이 발생하는 것이 인정되지만, 이러한 미세 공간과 틈이 LED 모듈의 냉각효과를 얻기 위한 특별한 목적을 갖고서 의도적으로 형성된 것이 아니라, LED 조명장치를 조립함에 따라 자연적으로 형성 된 것에 불과하므로, 상기 미세 공간 및 상기 틈이 각각 구성요소 6 및 구성요소 7에 해당하지 않는다고 판단하였다.

따라서 특허법원은 피고 제품이 구성요소 6 및 7을 갖고 있지 아니하므로 이 사건 특허의 보호 범위에 속하지 않는다고 보고, 원고 패소를 선고 한 1심 판결을 유지하였다. 특허권자는 이에 불복하여 대법원에 상고하였다.

▶ 대법원 판결

대법원은 상고심에서, 피고 제품에 LED 모듈 및 베이스의 사이에 미세 공간이 존재하고, 본체에 공기배출구가 구비되어 있으며, 확산 커버와 베이스가 이격되어 그 부분에 틈이 존재하고, 이러한 구성요소 간의 유기적 결합관계에 의하여, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 들어오며, 확산 커버 내의 내부 공기가 LED 모듈 및 베이스 사이의 미세 공간을 통하여 본체의 내부공간부로 이동하고 이어서 본체의 공기배출구를 통해 배출됨으로써, LED 모듈의 냉각효과를 달성하는 것이 인정된다고 보았다. 

나아가 대법원은, 피고 제품에서 LED 모듈과 베이스 사이의 미세 공간과 확산 커버와 베이스 사이의 틈이 피고가 특별한 의도를 갖고서 형성한 것이 아니라는 이유로 구성요소 6 및 7에 해당하지 않는다고 판단한 원심 판결은 청구범위 해석 및 특허권 침해에 관한 법리를 오해한 것이라고 판시하고, 이에 원심을 파기하고 사건을 다시 특허법원으로 환송하였다.

▶ 본 판결의 의의

대법원은 특허권 침해 판단에서 구성요소 완비의 원칙이 기본임을 다시 한번 확인하는 한편, 특정 구성요소에 의해 달성되는 효과 내지 결과가 청구항에 기재되어 있는 경우, 특허권 침해를 판단함에 있어서, 상기 구성요소에 의해 그러한 효과 내지 결과가 대상 제품에서 실제로 나타나는지 여부만을 검토하는 것으로 충분하고, 그러한 효과 내지 결과를 달성하려는 의도를 갖고서 해당 구성요소가 채택되었는지 여부까지 고려할 것은 아니라고 하였다.