2020년 3월 11일자로 시행되는 개정 특허법에 따라, “방법의 사용을 청약 하는 행위”가 방법 발명의 한 실시태양으로 되었다. 이로써, 특허권의 대상이 되는 소프트웨어를 허락 없이 온라인으로 전송하는 행위에 대하여 소제기가 가능해졌다.

▶ 법 개정의 배경

소프트웨어는 일련의 지시·명령으로 이루어진 것이므로, 특허법상으로는 방법 발명으로서 보호된다. 하지만, 기존 특허법에서는 방법 발명의 경우 물건 발명과는 달리 “그 방법을 사용하는 행위”만을 실시태양으로 포함하도록 규정되어 있었기 때문에, 소프트웨어를 허락 없이 판매하거나 유통시키는 행위를 막기 위한 특허법 상의 보호로서는 불충분하였다.

이러한 문제점을 개선하기 위하여, 특허청은 컴퓨터 프로그램 발명을 프로그램 기록매체 청구항, 데이터 기록매체 청구항, 또는 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 등과 같이 “물건 발명”으로 기재하는 것을 허용하여, 소프트웨어에 대해서도 물건 발명에 준하는 보호를 제공해왔다.

하지만, 최근의 소프트웨어와 관련한 유통행위는 CD나 USB와 같은 저장 매체를 통한 유통행위 보다는, 온라인 전송에 의한 유통행위가 대부분을 차지하고 있어서, 저장 매체 청구항의 보호를 골자로 하는 기존 한국 특허청의 접근은 실효성이 떨어지는 대책이라는 비판이 있었다. 또한, 이를 보완하기 위해서, 소프트웨어 발명과 관련한 실시행위의 형태에는 소프트웨어를 온라인으로 전송하는 행위까지 포함하는 것으로 해석되어야 한다는 주장이 있었으나, 실제 적용까지는 이르지 못하였기 때문에, 더 적극적인 보호를 위한 개정법의 필요성을 감안하여, 다양한 논의가 이어져 왔다.

그러나 모든 사람들이 소프트웨어의 특허법상의 보호확대에 찬성한 것은 아니었다. 소프트웨어 개발자들 중에서는, 보호범위의 확대에 따라 특허권 침해의 우려도 커지기 때문에, 개발자들이 온라인 상에서 소스코드를 적극적으로 공개 또는 공유하는 것을 주저하게 되고, 이는 결국 소프트웨어 산업의 혁신이나 발전을 저해하는 것으로 이어질 것이라고 주장하면서, 소프트웨어를 온라인 상에서 전송하는 행위에까지 보호의 대상으로 하는 것에 대하여 우려의 목소리를 내었다.

▶ 특허법 개정 내용

개정 특허법에서는, 방법 발명의 실시범위가 확대되어, 방법의 사용을 청약하는 행위도 방법 발 명의 침해를 구성하는 실시행위에 해당함을 명확하게 하였다.

구체적으로, 특허법 제2조 제3호에서 정의하는 “실시”의 한 형태로서 “나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위”가 포함되도록 개정되었다.

또한, 소프트웨어 보호범위의 확대에 관한 개정 법에 의해 소프트웨어와 관련한 개발 활동이 오히려 방해 받을 수 있다는 업계의 우려를 감안하여, 특허권의 효력이 미치는 범위를 고의가 있는 경우만으로 제한하였다.

제94조(특허권의 효력) ② 특허발명의 실시가 2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약 하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다.

▶ 향후 전망

개정 특허법에 의하면, 소프트웨어 특허의 보호 범위 내에 속하는 소프트웨어를 온라인 상에서 전송하는 행위는 방법 특허를 침해하는 것이 될 수 있음이 명백해졌다. 이에 따라, 특허권을 행 사할 수 있는 범위가 확대되어, 소프트웨어 발명을 보호하기 위한 소프트웨어 관련 기술의 특허 출원이 증가할 것으로 보여진다.

한편, 특허권의 보호 대상이 되는 소프트웨어를 온라인으로 전송하는 행위에 대하여 특허권을 행사하기 위해서는 개정법에서 새롭게 도입된 “고의” 요건이 만족되어야 하므로, 소프트웨어 특허권자는 소제기에 앞서서 상대방에 대하여 경고장을 미리 보내는 등의 조치를 취하는 것이 바람직할 것이다.