대법원은 최근, 특허무효소송의 사실심 (즉, 사실이 발견되고 심리되는 특허 심판원 및 특허법원의 심리 절차)이 종결된 이후 해당 특허의 청구항에 대한 정정을 허용하는 특허심판원의 정정심결이 있더라도 정정된 청구항에 기초하여 특허무효소송의 재심을 요구하는 근거는 될 수 없다는 판결을 하였다 (대법원 2020.01.22.선고, 2016후2522 전원합의체 판결).

▶ 본 사건의 배경

특허의 유효성을 다투는 자가 이 사건 특허 발명이 선행기술에 비하여 진보성이 결여된다고 주장하면서 해당 특허에 대한 특허등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 특허가 유효하다고 판단하였고, 심판청구인은 심결의 취소를 구하는 심결취소소송을 특허법원에 제기하였다.

특허법원은 이 사건 특허의 일부 청구항들에 대하여 진보성이 결여된다고 판단하고, 특허심판원의 심결을 취소하는 판결을 내렸다.

특허권자는 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고하였고, 상고 직후 특허심판원에 이 사건 특허의 청구항을 정정하기 위하여 정정심판을 청구하였다.

대법원에서 상고심 계속 중 특허심판원은 특허 무효소송의 대상인 청구항의 정정을 허용하는 심결을 내렸고, 이 정정심결은 심결등본이 특허권자에게 송달된 때 확정되었다.

또한, 특허법에 의하면 청구항의 정정을 허용하는 특허심판원의 심결은 소급효를 가지므로 해당 특허는 정정된 청구항에 대하여 특허출원, 특허결정 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.

▶ 대법원에서의 주요 쟁점

상고심에서 특허권자는 첫 번째 상고이유로 관련 대법원 판결을 인용하면서 정정 전 청구항에 기초하여 내려진 특허법원의 특허무효 판결은 배척되어야 하고 특허무효심판 청구인의 무효 주장은 소급효를 갖는 정정된 청구항에 기초하여 다시 심리되어야 한다고 주장하였다.

두 번째 상고이유로, 특허권자는 정정 전 청구항에 기재된 발명은 여전히 선행기술에 대하여 진보성이 있다고 주장하면서 특허법원의 판결을 파기해줄 것을 요청하였다.

▶ 관련된 선행 판례

첫 번째 상고이유와 관련하여, 특허권자의 재심 요구를 뒷받침하는 일련의 대법원 판결들이 있었다 (일예로 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 참조).

그러나, 이러한 대법원 판결들에 대하여, 대법원의 이러한 관대함은 특허권자로 하여금 대법원에 상고가 제기될 때까지 정정심판의 제기를 미룸으로써 사법 절차를 악용하는 것을 부추기는 효과를 야기하여 제3자가 특허의 유효성을 다투는 것을 실질적으로 어렵게 한다는 비판이 제기되어 왔다.

▶ 대법원의 판단

대법원은 정정된 청구항에 기초하여 재심을 요구하는 첫 번째 상고 이유의 법적 중요성 및 파급효과를 감안하여 전원합의체를 소집하고, 전원 합의체 판결로 특허심판원 및 이후 특허법원의 사실심 종결 이후 확정된 특허 청구항의 정정을 허용하는 특허심판원의 심결이 있더라도 정정된 청구항에 기초하여 특허무효소송의 재심을 요구하는 재심사유에 해당하지 않는다고 판결하고, 위에 언급되었던 이와 다른 취지의 기존 판결들을 변경하였다.

명시적으로 언급되지는 않았으나, 대법원의 최근 판결은 제3자가 특허의 유효성을 다투는 것을 지연시키거나 좌절시키는 특허권자의 전술에 대하여 제기된 우려에 대응하여 내려진 것으로 보인다.

대법원은 판결주문에 덧붙여, 본 판결은 특허침해소송 및 권리범위확인심판에도 동일하게 적용 될 것이라고 하였다. 그러나, 두 번째 상고이유에 대하여 대법원은 특허권자의 손을 들어 정정 전 청구항은 유효하다고 판결하면서 사건을 하급 법원으로 환송하였다.

그러나, 두 번째 상고이유에 대하여 대법원은 특허권자의 손을 들어 정정 전 청구항은 유효하다고 판결하면서 사건을 하급 법원으로 환송하였다.

▶ 본 판결이 미칠 영향

위 대법원 판결에 따르면, 특허권자는 특허침해 소송, 특허무효심판 또는 권리범위확인심판에서 내려진 불리한 판결에 대해 대법원에 상고를 제기하기 전에 특허 청구항에 대한 정정심판을 청구해야 할 것이다.

보다 구체적으로 본 판결은 사실상 특허권자가 정정심판을 청구할 경우 늦어도 특허법원이 정정된 청구항에 기초하여 판결을 내릴 수 있는 기한 내에 정정심판을 청구하도록 할 것이다.