한국 특허법 제128조 제1항에 따르면, 특허권자 또는 전용실시권자(이하 “특허권자”)는 고의 또는 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다. 이와 관련해서, 특허권자의 손해액은 다음과 같은 세 가지 방식에 기초하여 산정될 수 있다.

(1) 침해로 인한 일실이익

 

(2) 합리적 실시료

 

(3) 법원 재량에 의한 상당한 손해액

 

▶ 침해로 인한 일실이익

관련 법조항: 제128조 제2항 제1호

특허권자의 일실이익 산정을 위해서는, 침해가 없었다면 특허권자가 판매가능 하였던 특허물품의 수량을 산정하여야 하는데, 특허법 제128조 제2항 제1호는 기본적으로 침해자에 의해 양도된 침해물품 전체를 특허권자가 판매가능 하였던 수량으로 가정한다. 이에 따르면, 일실이익은 판매 또는 유통된 침해물품의 총 수량에 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱하여 계산된다.

 

그러나 예외적으로 특허권자의 생산 능력이 침해자의 양도수량보다 작을 경우, 손해산정의 대상이 되는 침해자의 양도수량은 특허권자의 생산가능수량으로 줄어든다. 또한, 손해산정 대상 수량은 특허권자가 마케팅 네트워크, 영업력, 광고 예산 등의 문제로 인하여 관련 제품을 일정 수준을 넘어서 판매할 수 없었다는 점이 입증되는 경우에도 줄어들 수 있다.

 

한편, 특허법원은 “특허권자의 단위수량당 이익액”은 특허권자의 물품의 판매 가격에서 생산 비용 및 판매 비용을 차감한 금액인, 순이익 또는 한계이익에 해당한다고 판시한바 있다(특허법원 2017나1315 판결 및 2018나1275 판결 등 참조).

 

일실이익의 추정: 제128 조 제4항

특허권자는, 침해로 인한 일실이익을 입증하기 어려운 경우, 특허법 제128조 제4항에 따라 침해로 인한 침해자의 이익액을 기초로 손해배상을 청구할 수 있으며, 이 때 침해자의 이익액은 특허권자의 일실이익으로 추정된다.

 

법원은 특허법 제128조 제4항 적용시 사건마다 다양한 산정방법을 적용하고 있다. 특허법원 2016나1745 판결 및 대법원 2013다18806판결에서, 법원은 침해자의 판매량에 표준소득율을 곱해 침해자의 이익액을 산출하였다. 여기서 표준소득율은 업종별로 상이하며, 침해자의 판매 수익을 원자재 비용, 임대료, 인건비 및 기타 항목을 포함한 전체 생산 비용으로 나누어 계산된다.

 

또한 대법원 2006다1831판결에서, 법원은 침해자의 판매 수익으로부터 주요 생산 비용을 차감한 다음, 기타 비용의 15%에 해당하는 금액을 추가로 차감하는 방식으로 침해자의 이익액을 산출한바 있다.

 

하지만, 대법원은 특허권자가 관련 제품을 생산할 능력이 없는 경우에는 특허법 제128조 제4항의 적용이 불가하다고 판시한바 있다 (대법원 96다43119, 2006다1831 및 2013다21666 판결 등 참조).

 

▶ 합리적 실시료: 제128조 제5항

일실이익에 따른 손해배상 청구가 적절하지 않거나 바람직하지 않은 경우, 특허권자는, 제128조 제5항에 따라 침해자가 판매한 물품 전체에 대하여, 합리적 실시료에 기초한 손해배상을 청구하는 것을 고려가능하다. 해당 조항은 특허권자에게 일실이익 대신에, 침해자가 라이선스 계약 하에 지불하였을 가상의 라이선스료에 기초한 대체적인 보상 방안을 특허권자에 제공하고 있다.

 

또한, 특허권자는 특허법 제128조 제2항 제1호 및 제2호에 따라서, 일실이익과 합리적 실시료 양자를 함께 청구하는 것이 가능하다. 이에 따라 특허권자는 일실이익 손해배상을 청구할 수 없었던, 생산 능력을 초과하는 물품 수량 또는 시장 진입 또는 유통의 문제로 판매할 수 없었던 물품 수량에 대한 합리적 실시료를 일실이익에 더하여 배상 받을 수 있다.

 

합리적 실시료 산정에 있어서는, 다음과 같은 요소가 고려될 수 있다(대법원 2006.4.27. 선고 2003다15006 판결 참조).

 

① 특허발명의 객관적인 기술적 가치,

② 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용,

③ 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용,

④ 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료,

⑤ 특허발명의 잔여 보호기간,

⑥ 특허권자의 특허발명 이용 형태,

⑦ 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부,

⑧ 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결 시까지 변론과정에서 나타난 모든 사정.

 

▶ 법원 재량에 의한 상당한 손해액: 제128조 제7항

 

손해 배상액 산정 시 증거 또는 참고 자료 부족 등으로 인하여 일실이익 및 합리적 실시료 산정이 곤란한 경우, 법원은, 특허법 제128조 제7항에 기초하여 재량에 의해 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

한국 특허침해소송에서는 대다수의 손해배상 산정이 특허법 제128조 제7항을 적용하여 이루어지고 있으며, 손해배상 산정은 사안 별로 밝혀진 사실 관계에 따라 다양한 방식을 적용하고 있다.

 

상당한 손해액을 결정함에 있어서, 일실이익 또는 합리적 실시료 관련하여 제출된 증거자료가 손해액 산정에 참고가 될 수 있다. 예를 들어, 특허법원 2018나2063 및 2018나2070판결에서는 침해자가 얻은 이익액과 관련한 자료를 참고하였고, 특허법원 2021나1268판결에서는 침해자가 얻은 이익액 및 합리적 실시료와 관련한 자료 양자를 참고하였다.

 

▶ 손해배상소송 실무의 현황 및 전망

 

특허 침해 소송과 관련한 기술 및 비즈니스 환경이 복잡해짐에 따라, 법원의 재량에 따라 상당한 손해액이 손해배상액으로 인정되는 사안이 늘어나고 있으며, 이러한 경향은 일실이익 또는 합리적 실시료 산정을 위한 직접적인 증거가 부족한 사안에서 특히 두드러진다.

 

법원은 재량에 따른 상당한 손해액을 산출함에 있어서 한편, 특허법 제128조 제8항 및 제9항의 개정으로 인하여, 다양한 요소를 종합적으로 고려하며, 그 고려사항으로서는 특허권자에 의해 주장된 일실이익 금액, 관련 업계에서의 기존 실시료, 소송 당사자간의 관계, 비침해 대체품의 여부 등을 포함한다.

 

한편, 특허법 제128조 제8항 및 제9항의 개정으로 인하여, 특허의 고의적 침해의 경우 손해배상액이 향후 최대 다섯 배까지 증액될 것인바, 이로 인하여 한국에서의 특허 관련 소송 건수 또한 증가할 것으로 예상된다.